В силу положений п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет.
По общему правилу для целей ст. 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается: правообладатель должен доказать использование товарного знака для каждого товара, для которого он зарегистрирован и по которому истец доказал свою заинтересованность .
Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых товарный знак зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, не может свидетельствовать об использовании товарного знака .
Рассмотрим эти положения на примере. Предположим, что товарный знак зарегистрирован для товаров вафли, шоколад, конфеты, карамель [конфеты], однако правообладатель использует его только для маркировки вафель. Заинтересованное лицо обращается в суд с требованием прекратить правовую охрану для товаров, в отношении которых знак не используется, то есть шоколада, конфет, карамели [конфет]. В случае вынесения положительного решения суда и прекращения правовой охраны для поименованных товаров, товарный знак будет сохранен только для товара вафли.
Соответственно, как следует из положений п. 6 ст. 1483 и п. 3 ст. 1484 ГК РФ, заинтересованное лицо все равно не сможет использовать либо зарегистрировать собственное обозначение для товаров шоколад, конфеты, карамель [конфеты], поскольку они однородны товару «вафли», в отношении которого все еще действует исключительное право. То есть, несмотря на то, что в споре о неиспользовании товарного знака заинтересованное лицо добилось частичного удовлетворения своих требований, оно не достигло своей изначальной цели – зарегистрировать товарный знак в отношении определенных товаров.
На основе вышесказанного представляется целесообразным при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака учитывать критерий однородности и сохранять действие товарного знака не только для товара, непосредственно используемого правообладателем, но и для однородных товаров.
Указанное отвечает публично-правовой направленности института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, позволяя при этом соблюсти интересы правообладателя, поскольку институт статьи 1486 ГК РФ не преследует карательной функции. Подобного подхода придерживаются, в частности, Старженецкий В.В. [2, с. 28], Н.А. Радченко [1, с. 51] .
Судебная коллегия ВС РФ отмечает, что исключительное использование критерия идентичности не позволит во многих случаях разрешить вопрос о сохранении правовой охраны товарного знака, не нарушив баланса прав сторон спорного правоотношения.
Если товарный знак используется для индивидуализации товаров, в отношении которых он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе, в том числе для однородных товаров (абз. 2 п. 166 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
Ключевые позиции по этому вопросу были отражены в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 . Верховный суд отметил, если товарный знак обладает сильной различительной способностью, критерий однородности товаров может быть применен при решении вопроса об использовании товарного знака.
Суд также подчеркнул, что увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.
Рассмотрим пример из судебной практики. Компания «Геккон Трейд» обратилась в суд с иском к «Юнилевер Русь» о прекращении правовой охраны серии товарных знаков «Магнат» в отношении товаров кофе, чай и шоколадных напитков (30 класс МКТУ) .
Ответчик представил доказательства использования товарного знака для товара «мороженое» и заявил о широкой известности обозначения.
Суд, приняв во внимание, что мороженое «Магнат» реализуется в больших количествах в течение долгого времени, признал серию товарных знаков «Магнат» широко известной. Далее правоприменитель установил, что товары кофе, чай и шоколадные напитки являются в рассматриваемом случае однородными товару мороженое.
Руководствуясь этим, суд признал, что ответчик использует оспариваемые товарные знаки в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы.
Указанный подход суда с сохранением правовой охраны для однородных товаров представляется справедливым. Одной из целей досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в том числе выступает освобождение реестра от неиспользуемых обозначений с целью, чтобы этот товарный знак в дальнейшем мог быть зарегистрирован на другое лицо, заинтересованное в его использовании.
В этом контексте В.В. Орлова на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам обращала внимание, что заинтересованное лицо в типичном случае должно доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны в отношении лишь одного или нескольких товаров из всего списка товаров, в то время как правообладатель, защищая свое исключительное право на товарный знак, должен доказать его использование в отношении всех товаров, в отношении которых правовая охрана осуществляется, что свидетельствует об отсутствии равноправия сторон.
Но следует отметить, что позиция суда о том, что увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными, является спорной с учетом того, что в судебной практике устоялся следующий подход: вопрос однородности товаров является вопросом факта и не зависит от различительной способности товарного знака .
Кроме того, сохранение правовой охраны в отношении неоднородных товаров для «широко известных» товарных знаков представляется неоправданным. Суд устанавливает широкую известность обозначения непосредственно при рассмотрении спора о неиспользовании, в обход процедуры присвоения обозначению статуса общеизвестного товарного знака. При этом объем представляемых в суд доказательств существенно меньше, чем при рассмотрении Палатой по патентным спорам вопроса о признании товарного знака общеизвестным.
Действительно, подобная практика препятствует «размыванию» товарного знака, учитывая интересы правообладателя. Однако вопрос о «паразитировании» на репутации чужого товарного знака должен разрешаться при регистрации нового обозначения либо в споре о недобросовестной конкуренции или защите исключительных прав на товарный знак.
Список литературы:
1. Н.А. Радченко. Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака // «Журнал Суда по интеллектуальным правам». № 8, июнь 2015 г. С. 51.
2. Старженецкий В.В. Новая методика рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 5. С. 28.