Стоит рассмотреть такую ситуацию, когда на практике заключают лицензионный договор о передаче «ноу-хау» вместо лицензионного договора о передаче прав на товарный знак или договора коммерческой концессии. В этом случае правообладатель товарного знака «уходит» от обязанности регистрации лицензионного договора о передаче прав на товарный знак или договора коммерческой концессии в Роспатенте, что сокращает его временные и финансовые затраты. Действительно, исходя из определения «ноу-хау», оно могло бы включать в свой состав сведений и товарный знак, однако все связанные с ним действия регулируются §3 гл. 76 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) с учетом специфики. Лицензионный договор на передачу прав на товарный знак, как и сам товарный знак, подлежит обязательной регистрации в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Так, например, за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и принятие решения по результатам его рассмотрения необходимо заплатить 13 500 руб., а также 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1. Сама же государственная регистрация или же отказ в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент пакета документов, указанных в п.19 приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 10 июня 2016. № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных» [2].
Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ [3] договор, в том случае, если он подлежит государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если законом не установлено иное. При несоблюдении данного требования о государственной регистрации, предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности считается несостоявшимся.
Переход права на товарный знак посредством заключения лицензионного договора о передаче прав на «ноу-хау» невозможен, права и обязанности в любом случае возникнут у его сторон только с момента государственной регистрации такого договора. До этого момента использование товарного знака лицензиатом незаконно, легальность использования товарного знака может быть подтверждена только государственной регистрацией договора, в который включено положение о том, что его условия применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ).
Если же по каким-либо причинам регистрация лицензионного договора так не будет осуществлена, то фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное, что дает правообладателю основание для предъявления лицензиату иска в соответствии со ст. 1515 ГК РФ
(о выплате компенсации либо о возмещении убытков). Кроме того, согласно
п. 1 ст. 165 ГК РФ, в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
В силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Уплаченные лицензиару деньги могут быть истребованы лицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ [4]). Кроме того, не исключено, что в этом случае лицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ [5].
Список использованных источников
[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
[2] Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных: приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № 371.
[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
[5] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».